erid: LjN8K37BD
При заключении лицензионного договора с правообладателем бренда важно вникнуть в детали правовых отношений сторон во избежание потенциальных споров. Вадим Кочешев, младший юрист практики «Сопровождение IP и IT сделок» Semenov&Pevzner, рассказал, на какие типовые обязанности лицензиата стоит обратить внимание производителям при согласовании лицензионных сделок.
Производитель вправе осуществлять использование лицензируемой интеллектуальной собственности исключительно в пределах, установленных договором.
Территория и язык использования
Стороны согласуют перечень стран, на территории которых возможна реализация продукции. Важно указать перечень стран, в которых будет осуществляться производство лицензионных товаров, и получить на эти территории разрешение на импорт продукции в целях дальнейшего распространения. На практике также встречаются ограничения по разрешенным языкам использования.
Срок
Помимо общего срока лицензии лицензионные договоры содержат ряд установленных для лицензиата сроков: (а) обязательство начать использование объектов не позднее определенного числа: могут быть установлены дата начала маркетинга и дата поступления в продажу; (b) срок периода пост-продаж (sell-off) – период распродажи остатков товаров после истечения лицензионного срока.
Каналы продаж
В лицензионном договоре указываются способы продажи лицензионной продукции: могут быть указаны только розничные или оптовые каналы распространения. Например, если с правообладателем согласованы только оптовые каналы распространения, то лицензиат не вправе реализовывать продукцию на маркетплейсах. Также возможны ограничения по назначению одного покупателя в качестве эксклюзивного канала распространения.
Категории товаров
Необходимо заранее согласовать детализированный перечень категорий лицензионной продукции – товаров, на которых планируется использование лицензируемой интеллектуальной собственности. Важно понимать, что производитель не вправе реализовывать товары за рамками указанных категорий. Такая продукция будет считаться контрафактной.
Частой практикой является установление правообладателем обязательств в отношении продвижения лицензионных товаров. Так, производитель должен предоставить маркетинговый план и отобразить в нем планы продаж и ассортимента лицензионной продукции, а также сведения о маркетинговых мероприятиях и кампаниях. Такие планы предоставляются с определенной периодичностью (раз в квартал, раз в полгода) на протяжении всего срока лицензии.
Как правило, лицензионные договоры содержат условия о маркетинговом обязательстве – сумме, которую лицензиат обязан вкладывать в рекламу и продвижение, которые производитель осуществляет самостоятельно. Такая сумма не идет в зачет роялти и минимальной гарантии по лицензии. Продвижение товаров реализуется за счет рекламы в точках продаж, размещения рекламы в СМИ и интернете, участия в мероприятиях B2B, реализации акций и конкурсов для потребителей.
Более того, договор может содержать обязательство по отчислению определенной суммы или процента от чистых продаж на продвижение бренда самим правообладателем (центральный маркетинговый фонд). Суммы центрального маркетингового фонда расходуются лицензиаром в личных интересах для повышения узнаваемости самого бренда и не подразумевают прямое продвижение продукции лицензиатов.
Стандартным условием для лицензионных договоров является условие об отчуждении лицензиатом исключительных прав правообладателю в полном объеме на все производные произведения или переработки, созданные в ходе разработки дизайна лицензионной продукции и рекламных материалов. Иными словами, лицензиат должен передать все права на дизайн продукции, если в них задействованы объекты, права на использование которых предоставлены по лицензии.
В целях реализации этого обязательства лицензиату важно следить за «цепочкой прав»: в договорах с дизайнерами, художниками и работниками должны быть предусмотрены зеркальные условия об отчуждении исключительных прав.
В договорах правообладателей детально регламентированы процессы предварительного согласования макетов и образцов лицензионной продукции. Правообладатели требуют многоэтапного согласования на каждом этапе разработки продукции: от дизайн-макетов до финальных образцов – в целях контроля качества товаров.
Лицензионная продукция должна соответствовать бренд-буку или руководству по стилю правообладателя и иметь соответствующее уведомление о принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, нанесенных на продукцию, правообладателю (копирайт).
За нарушение установленной процедуры и реализацию продукции, не получившей предварительного одобрения правообладателя, установлены санкции для лицензиата – от договорных штрафов до одностороннего расторжения договора правообладателем. Более того, аналогичные требования устанавливаются правообладателями и в отношении рекламных материалов.
Как правило, при сотрудничестве с иностранной компанией российский лицензиат выполняет функцию налогового агента такого правообладателя, что распространено на лицензионном рынке. Производитель должен удержать налог на прибыль из лицензионного вознаграждения, выплачиваемого правообладателю по договору, и перечислить такой налог в бюджет РФ в случаях, если это предусмотрено конвенцией или соглашением об избежании двойного налогообложения между РФ и страной правообладателя. Лицензиат также удерживает и перечисляет в бюджет РФ НДС 20% из сумм вознаграждения, причитающихся оплате правообладателю по договору.
Подробнее о налогах, выплачиваемых с лицензионного вознаграждения, можно узнать в нашей статье «Налоги в лицензионных договорах с резидентами дружественных стран».
Вадим Кочешев,
младший юрист практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov&Pevzner
Реклама. ООО «Семенов и Певзнер»
ИНН: 7728742931
Фото: freepik.com, автор yanalya
