Юристы Semenov&Pevzner рассказывают, что должен подметить зоркий глаз и быстрый ум производителя товаров в лицензионном договоре с правообладателем бренда, чтобы избежать досадных ошибок и убытков.
1. Вид лицензии: исключительная или простая (неисключительная)
В договоре должен быть указан один из двух видов лицензии:
• Исключительная лицензия означает, что правообладатель не будет выдавать лицензии на использование бренда другим лицам на аналогичные срок, территорию и способы использования на таких же видах товаров. А также правообладатель не будет сам использовать бренд в тех же пределах, если только в договоре прямо не предусмотрено право для него на самостоятельное использование бренда.
• Простая (неисключительная) лицензия означает, что правообладатель может предоставлять лицензию на использование бренда другим лицам для выпуска таких же товаров в пределах аналогичных срока на территории, а также использовать бренд самостоятельно. То есть на рынке могут появиться товары ваших конкурентов с этим брендом. На практике почти все правообладатели придерживаются политики предоставления неисключительных лицензий производителям товаров.
Возможен вариант, когда в договоре предусмотрены оба вида лицензий для разных способов использования бренда. Например, исключительная лицензия на воспроизведение, распространение и импорт на лицензионной продукции плюс не исключительная лицензия на вспомогательные способы использования бренда для разработки и продвижения лицензионной продукции. Такими способами могут быть: переработка для создания дизайнов продукции, доведение бренда до всеобщего сведения в сети Интернет на лицензионной продукции в целях рекламы и другие.
Если в договоре прямо не указан вид лицензии, то лицензия будет считаться неисключительной (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
2. Импорт и страны производства продукции
Нужно убедиться, что в договоре указаны страны производства, из которых продукцию разрешено импортировать на лицензионную территорию, а также «импорт в целях распространения» в перечне разрешенных способов использования бренда на продукции. Это важно, поскольку зачастую лицензия предоставляется для использования бренда на территории одних стран (например, Россия, Беларусь, Казахстан), но лицензиат заказывает производство товаров на фабриках в других странах (Китае).
3. База для расчета роялти
Проверяйте, как описана в договоре база для расчета роялти. Например, XX% от Оптовых цен или YY% от Розничных цен, и как расшифровываются термины «Оптовые/Розничные цены». А также указано ли в этих терминах или других пунктах договора, что роялти рассчитываются от цен продажи товаров без учета НДС; ведется ли расчет от цен, которые лицензиат фактически получил от покупателей товаров, или же от цен, которые лицензиат выставил в счетах своим покупателям (независимо от того, провели ли покупатели платежи за товары лицензиату в отчетном периоде или нет).
Обращайте внимание, разрешено ли в договоре вычитать из цен скидки или возвраты товаров для цели расчета роялти и в каких пределах.
Если между сторонами была договоренность рассчитывать роялти от цен, по которым лицензиат закупает товары у своих производителей (то есть расчет идет не от цены продаж, а от цен поставки товаров лицензиату его производителями на условиях FOB или других базисов Incoterms), необходимо это четко прописать в договоре.
Многие правообладатели включают в договор условие, что если лицензиат продает товары своим аффилированным лицам, то цены таких «внутренних» продаж должны быть не ниже, чем стандартная цена продажи от лицензиата невзаимосвязанному покупателю, или что в таких случаях роялти считаются от цен продаж товаров аффилированными лицами своим независимым покупателям (так называемое правило «arm's length basis»).
4. Период пост-продаж (sell-off)
Обращайте внимание на условия договора о выплатах роялти за продажи товаров в течение периода пост-продаж: засчитываются ли такие роялти в сумму минимальной гарантии или должны выплачиваться сверх нее. Как правило, период пост-продаж составляет от 30 до 90 дней после окончания основного срока лицензии.
5. Промо-образцы продукции
Если вам необходима возможность раздавать промо-образцы продукции своим оптовым дистрибуторам и потенциальным клиентам на выставках, то лучше при возможности включить такое условие в договор и уточнить, что роялти не выплачиваются правообладателю от раздачи лицензиатом промо-образцов контрагентам без взимания с них платы в целях продвижения продаж лицензионной продукции.
6. Согласование дизайнов
В договорах правообладателей подробно описаны процессы предварительного согласования макетов и образцов лицензионной продукции, и, как правило, есть санкции для лицензиата за нарушение этой процедуры и за выпуск в продажу продукции, не получившей предварительного одобрения правообладателя.
В качестве санкций для лицензиата могут быть предусмотрены договорные штрафы, одностороннее расторжение договора правообладателем (без возврата лицензиату ранее выплаченной минимальной гарантии). А также подобная несогласованная продукция может быть признана контрафактной, и правообладатель может потребовать ее уничтожения и
выплат компенсаций лицензиатом.
7. Отчуждение прав на переработки
Как правило, правообладатели включают в договоры условие о том, что лицензиат должен отчуждать правообладателю исключительные права в полном объеме на все творческие переработки или производные произведения, созданные лицензиатом с использованием бренда в рамках договора. Лицензиат обязан предусмотреть аналогичное условие в договорах со своими дизайнерами и художниками, а также получить от них следующие разрешения в части личных неимущественных прав авторов:
8. Налоги и таможня
Консультируйтесь с бухгалтерией, финансистами и специалистами по таможенному оформления в отношении условий лицензионного договора о налогах и пунктов, которые могут повлиять на включение роялти в таможенную стоимость товаров и как следствие на размеры таможенных пошлин и ввозного НДС.
Обращайте внимание на страну резидентства правообладателя, так как от этого будут зависеть налоги, выплачиваемые с лицензионного вознаграждения. Подробнее о таких налогах можно узнать в нашей статье «Налоги в лицензионных договорах с резидентами дружественных стран».
Ксения Сысоева,
советник практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov&Pevzner
Реклама. ООО «Семенов и Певзнер»
ИНН: 7728742931, ОГРН 1107746584450
Фото: freepik.com, автор 8photo
