r_arrow

Георгий Давидьян, «Медиа-НН»: «В условиях санкций в договорах с иностранными правообладателями стоит исключить или минимизировать минимальную гарантию»

6 апреля 2022 г. 17:12
img

4 апреля в Telegram-канале «Вестника» состоялся прямой эфир «Практика работы по лицензионным договорам с зарубежными правообладателями в условиях санкций» с исполнительным директором юридической компании «Медиа-НН» Георгием Давидьяном. Что делать лицензиатам, которые оплатили минимальную гарантию, но столкнулись с тем, что из-за санкций правообладатель отказывается продолжать работу по контракту и не выдает стиль-гид. Если же вам выдали стиль-гид, можно ли при отказе правообладателя в дальнейшем сотрудничестве выпускать товар без его утверждения? Как обезопасить себя на время санкций и что предусмотреть в договоре, если вы только планируете заключить контракт с зарубежным правообладателем? На эти и другие вопросы ответил эксперт.

Правовая база
Вводимые в отношении Российской Федерации и российских компаний санкции продолжают набирать обороты. В ответ правительством России предпринимаются меры, направленные на ослабление санкционного давления и поддержку экономики. Не остается в стороне и сфера объектов интеллектуальной собственности.
1. Первым шагом в данном направлении было принятие Постановления Правительства РФ №299 от 06.03.2022 года, в соответствии с которым отменяется необходимость выплачивать компенсацию за использование объектов патентного права без согласия патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия.
2. 22 марта в государственную думу был внесен на рассмотрение законопроект, касающийся договорных отношений, в том числе в сфере использования объектов интеллектуальной собственности.
3. 29 марта принято Постановление Правительства РФ №506, в соответствии с которым разрешается ввоз на территорию РФ товаров определенных категорий без разрешения правообладателя, но правомерно введенных в гражданский оборот за пределами РФ. Такую модель ввоза продукции принято называть параллельным импортом или серым импортом.
Что делать, если лицензиат оплатил минимальную гарантию, но теперь правообладатель отказывается продолжать работу по контракту и выдавать стиль-гид? Если же вам выдали стиль-гид, чем грозит выпуск товара при отсутствии утверждения правообладателя?

Действительно, в условиях текущей международной политической ситуации, мы сыушали об уже имеющихся фактах одностороннего отказа иностранных правообладателей исполнять свои обязательства в рамках заключенных лицензионных договоров. В случае возникновения описанной вами ситуации в первую очередь стоит обратиться к условиям заключенного договора: какой порядок предоставления стиль-гида предусмотрен в договоре, какие меры ответственности за не предоставление правообладателем стиль-гида в установленные сроки, какие последующие шаги вправе предпринять лицензиат в такой ситуации. И, конечно же, необходимо начать с переговоров и найти пути мирного решения возникшей ситуации. Если правообладатель по-прежнему отказывается предоставлять стиль-гид, и таким образом, не исполняет принятые на себя обязательства в рамках заключенного договора, что, в свою очередь, затрудняет либо лишает лицензиата возможности реализовать свое право в рамках заключенного договора, лицензиат вправе требовать расторжения договора и, соответственно, возврата выплаченной правообладателю минимальной гарантии. Лицензионным договором может быть предусмотрена возможность внесудебного расторжения договора по данным основаниям. Если такой пункт в договоре отсутствует, действующее российское законодательства, в частности ст. 450 ГК РФ, предусматривает возможность расторжения договора в судебном порядке по требованию одной из сторон, в случае существенного нарушения условий договора второй стороной. Применительно к рассматриваемой ситуации непредоставление стиль-гида можно отнести к существенному нарушению условий договора, если это делает невозможным реализацию своих прав по использованию бренда лицензиатом. Помимо возврата минимальной гарантии, лицензиат в данном случае вправе также требовать применение штрафных санкций, если они предусмотрены договором, а также выплаты процентов за неправомерное удержание денежных средств, оплаченных в виде минимальной гарантии, по дату их фактического возврата на основании статьи 395 ГК РФ.

Также следует иметь ввиду, что в случае инициирования судебного процесса по взысканию денежных средств с иностранной компании, которая имеет какие-либо активы на территории российской федерации, необходимо обратиться в суд за применением обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество ответчика с целью получения гарантий исполнения судебного акта. В судебной практике уже имеют место быть факты обоснования необходимости применения обеспечительных мер в отношении ответчиков — юридических лиц, участниками которых являются резиденты из недружественных государств, в частности это дело по иску ПАО «ОНХП» к ООО «МТ Руссия», учредителями которого являются компании из Италии и Германии (дело А46-3889/2021).

Мы рассмотрели вариант разрешения возникшей ситуации в судебном порядке. Но, до начала инициирования судебного процесса, возможно рассмотреть и иную модель развития событий. Лицензиат, добросовестно оплативший минимальную гарантию и, таким образом, подтвердивший свое намерение исполнять взятые в рамках договора обязательства, при отсутствии запрошенных у правообладателя стиль-гидов, теоретически может самостоятельно разработать макеты планируемого использования и направить их правообладателю на согласование. В данной ситуации можно спрогнозировать три основных варианта развития событий.

1. Правообладатель утверждает предоставленные на согласование макеты.

2. Правообладатель указывает, какие необходимо осуществить доработки с целью их принятия.

3. Правообладатель отказывает в утверждении макетов. При этом правообладатель по-прежнему отказывается предоставлять стиль-гиды, а также возвращать оплаченную минимальную гарантию.

И вновь последний вариант порождает проблему и путей решения данной проблемы становится все меньше, самым явным из них будет обращение за защитой своих прав в суд.

Но что будет, если лицензиат примет для себя решение начать изготовление и реализацию продукции по несогласованным макетам? Кстати, такой вопрос может возникнуть и в случае, если правообладатель предоставил стиль-гид, но по каким-либо не объективным причинам отказывается утверждать разработанные лицензиатом макеты продукции.

Исходя из условий лицензионного договора, скорее всего, лицензиат такие действия осуществлять не вправе и в отношении такой продукции формально должны применяться меры, аналогичные мерам в отношении контрафактной продукции. Однако, с другой стороны, лицензиат предпринял все возможные действия для исполнения со своей стороны условий лицензионного договора. Ситуация не однозначная.

22 марта в государственную думу был внесен на рассмотрение законопроект, в соответствии с которым предлагается внести изменения в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также в Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", регламентирующий сферу интеллектуальной собственности.

В Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" предлагается ввести статью 23, состоящую в текущей редакции проекта из 5-ти пунктов. И один из этих пунктов, на мой взгляд, прямо относится к рассматриваемой нами ситуации и говорит о том, что лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, не несет ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось временно невозможным в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации российских юридических лиц. В таком случае должник не считается нарушившим обязательство, если иное не предусмотрено соглашением сторон обязательства, заключенным после введения в действие указанного проекта закона.

В Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предлагается внести положение, в соответствии с которым в условиях осуществления недружественных действий не допускается одностороннее изменение или расторжение соглашений, связанных с осуществлением и защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев, когда другая сторона соглашения существенно нарушает свои обязательства.

Таким образом, в контексте рассматриваемых нами ситуаций, данный законопроект направлен на защиту интересов российских лицензиатов в условиях уклонения иностранных правообладателей от исполнения ими своих обязательств в рамках заключенных договоров. Но в текущее время это только законопроект и пока сложно сказать, в какой редакции он будет принят. Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется в апреле.

Вместе с тем, следует учитывать, что действующая редакция статьи 10 ГК РФ не допускает заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав и предусматривает возможность отказа в защите лицу, злоупотребляющему своими правами. И рассматриваемые нами действия или скорее бездействия иностранных правообладателей можно расценивать как злоупотребление, что может лишить права на судебную защиту в случае обращения правообладателей в суд на территории Российской Федерации.

Как быть лицензиатам, которые какое-то время назад заключили контракт с иностранным правообладателем, а сейчас правообладатель приостановил работу в России?

В данном случае, на мой взгляд, необходимо проанализировать, в чем выражается приостановка работы в России. Если иностранный правообладатель перестал осуществлять маркетинговую политику на территории России, что негативно отразилось на спросе потребителей к соответствующему бренду, то в данном случае производитель, при наличии желания и по согласованию с правообладателем может самостоятельно провести работу в направлении популяризации бренда. Если по каким-либо причинам такую работу провести невозможно и не высокий спрос к данному бренду может повлечь для производителя убытки, то я бы порекомендовал приостановить работу по такому бренду найти ему альтернативу.

Если иностранный правообладатель в связи с уходом из России отказывается продлевать договорные отношения с производителем в рамках истекающего лицензионного договора, то внесенный на рассмотрение 22.03.2022г. законопроект, о котором я говорил ранее, также предусматривает для российских компаний гарантии, выражающиеся в том, что срок действия соглашения продлевается на период осуществления недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.

Что предусмотреть в договоре с правообладателями из «недружественных» стран, чтобы обезопасить себя?

На текущий момент сложно прогнозировать, какое время может действовать текущая ситуация, по мнению разных экспертов она будет длиться от полугода до 2-х лет. И участникам рынка необходимо приспосабливаться работать в новых условиях. Поскольку характер санкций и перечень недружественных государств может меняться, в случае заключения контрактов с иностранными правообладателями, есть риски возникновения негативных последствий для российских производителей. Минимизировать данные риски возможно в заключаемом лицензионном договоре.

Во-первых, я бы рекомендовал исключить либо минимизировать в договоре сумму минимальной гарантии, что существенно снижает для лицензиата финансовые риски. Мы уже говорили, что на практике были случаи, когда правообладатель, получив сумму минимальной гарантии, отказывался исполнять свои дальнейшие обязательства по договору и при этом отказывается возвращать сумму минимальной гарантии. Конечно, можно в такой ситуации выходить в судебный порядок, однако все это занимает много времени и сил. К тому же, могут быть риски невозможности исполнения судебного акта.

В связи с этим финансовая модель, предусматривающая выплату роялти, будет стимулировать к исполнению взятых на себя обязательств каждой из сторон договора.

Для того, чтобы исключить риски неисполнения обязательств правообладателя по предоставлению стиль-гида, в договоре можно предусмотреть право производителя, в случае не получения стиль-гида от правообладателя в строго установленные сроки, самостоятельно создавать макеты с направлением на согласование правообладателю.

При этом также следует предусмотреть возможность использования макетов при отказе в их согласовании со стороны правообладателя по необъективным причинам или в случае необъективного затягивания согласования.

Также в договоре следует уделить особое внимание возможности освобождения от ответственности сторон за неисполнение обязательств в условиях обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Согласно действующему законодательству Торгово-промышленная палата может своим заключением признать те или иные наступившие обстоятельства форс-мажором. Также следует отметить, что в текущее время осуществляется подготовка и обсуждение изменений в ГК Российской Федерации в части расширения понятия «обстоятельство непреодолимой силы». В частности, обсуждается вопрос признания санкций ряда недружественных зарубежных государств в качестве обстоятельств непреодолимой силы.

В договоре также следует предусмотреть территориальную подсудность рассмотрения споров, возникающих из договора, по месту нахождения истца. Это позволит российскому производителю в рамках своей национальной юрисдикции предъявлять требования по факту неисполнения иностранным правообладателем своих обязательств по договору.

Это основные общие положения, которые следует учитывать при заключении новых договоров. Детали необходимо обсуждать в каждом конкретном случае.

Прокомментрируйте легализацию параллельного импорта в России. 

29 марта принято Постановление Правительства РФ №506, в соответствии с которым легализован параллельный импорт. Следует иметь ввиду, что такое разрешение предоставляется в отношении определенного перечня товаров, утверждаемого Минпромторгом. Данная мера направлена на то, чтобы избежать дефицита товаров и роста цен на них, связанного с дефицитом.

В текущее время уже сформирован предварительный перечень товаров, который охватывает очень широкие группы товаров. Вместе с тем, при составлении списка учитываются интересы отечественных производителей, что подтверждается отсутствием в перечне товаров сельхозпродукции. На мой взгляд, при формировании списка не ограничатся сельхозпродукцией, в текущее время как раз ведутся обсуждения по данному поводу.

Несмотря на то, что при параллельном импорте речь идет о ввозе продукции без разрешения правообладателя, следует понимать, что данная продукция является легальной, введенной в гражданский оборот правомерно, но на территории иной страны. Этим данная продукция отличается от контрафактной, изготовленной без согласия правообладателя.

Вопрос параллельного импорта тесно связан с видом (режимом) исчерпания права, установленным на территории государства, в которое ввозится импортная продукция.

Исчерпание права предполагает, что после совершения с согласия правообладателя определенных юридических действий в отношении конкретной единицы продукции, содержащей в себе объект интеллектуальной собственности, последующие действия с указанной единицей товара не требуют получения разрешения от правообладателя.

Различаю три таких режима: национальный, региональный или международный.

На территории стран-участниц ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания права, в соответствии с которым не являются нарушением интеллектуальных прав любые действия в отношении продукции, содержащей в себе объекты интеллектуальной собственности, впервые введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя на территории одной из стран-участниц.

В остальных случаях на территории России действует национальный режим, в соответствии с которым не являются нарушением интеллектуальных прав любые действия в отношении продукции, содержащей в себе объекты интеллектуальной собственности, впервые введенной с согласия правообладателя в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Международный режим исчерпания права предполагает отсутствие необходимости получения разрешения от правообладателя в отношении продукции, введенной в гражданский оборот на территории любого государства. Но, поскольку данный режим не действует на территории РФ, действующее законодательство предусматривает ответственность за ввоз продукции не уполномоченным на то лицом. И принятое 29.03.2022г. Постановление Правительства фактически отменяет данную ответственность в отношении определенной группы товаров.

Вопрос необходимости разграничения контрафакта от серого импорта и необходимости относиться к серому импорту и контрафакту по-разному не является новым. Еще в 2018 году данный вопрос рассмотрел в своем Постановлении Конституционный суд РФ (Постановление №8-П от 13.02.2018 г. По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ"). В частности Конституционным судом установлено, что в отношении продукции, относящейся к параллельному импорту, отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права, как изъятие из оборота и уничтожение, за исключением случаев, если такая продукция ненадлежащего качества или ее уничтожение требуется для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей. Также суд указал, что мера гражданской ответственности при параллельном импорте не должна носить тот же характер, что и мера ответственности за введение в оборот контрафактной продукции.

Запись эфира доступна в Telegram-канале «Вестника»

Интервью и аналитика