рубрики
erid: LjN8KTYF9
Товарный знак – ценный актив компании, средство индивидуации, которое позволяет отличать товары и услуги одних производителей от других. Товарный знак часто ассоциируется с понятием «бренд», поэтому в статье мы используем их как синонимы.
Нередко на рынке мы встречаем совместные проекты известных брендов. Например, изготовитель одежды наносит известный товарный знак на свои футболки, производитель печенья использует на упаковках изображения популярных героев мультфильмов, зарегистрированных как товарные знаки. Все это не что иное, как законное использование товарного знака. Такое использование в правовом поле имеет конструкцию лицензионного соглашения.
Как заключить подобное соглашение, на что обратить внимание? Разберемся в статье.
Лицензионное соглашение – это договор, по которому владелец бренда (лицензиар) предоставляет другой стороне – пользователю (лицензиату) право использования этого бренда в предпринимательской деятельности.
При заключении лицензионного соглашения на использование бренда нужно учесть, что:
Рассмотрим признаки лицензионного соглашения подробнее.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного соглашения. При этом само соглашение может быть подписано с использованием системы электронного документооборота.
Если в лицензионном соглашении отсутствуют условия о размере вознаграждения или порядке его определения, соглашение считается незаключенным. Поэтому важно либо в самом соглашении, либо в приложениях к нему предусмотреть размер вознаграждения и порядок его выплаты. Оно может быть определено как в твердой сумме, так и в процентном выражении, например, 2,5% от выручки. Периодичность оплат может быть ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной. Обязанность по выплате вознаграждения является для пользователя бренда императивной. Он выплачивает вознаграждение владельцу бренда независимо от того, какой экономический эффект дает ему использование.
Срок использования бренда в соглашении может быть обозначен как 1 год, так и 10 лет. Однако следует учитывать, что если действие товарного знака заканчивается раньше и он не будет продлен, то и действие соглашения тоже прекратится. И наоборот, с пролонгацией товарного знака продолжает действовать и лицензионное соглашение.
Территория использования может ограничиваться регионом и даже городом. В случае, если территория, на которой допускается использование, не указана в соглашении, то по общему правилу допускается использование бренда на всей территории Российской Федерации.
Обращайте внимание, что указано в предмете соглашения. А именно, какой бренд и в отношении каких классов предполагается его использование. Нередко встречаются ситуации, когда использование товарного знака предоставлено для товаров или услуг, в отношении которых товарный знак не зарегистрирован. Например, предоставляется использование для услуг подготовки к ЕГЭ (41 класс МКТУ), а товарный знак зарегистрирован для канцелярии, книг и журналов (16 класс МКТУ) и не зарегистрирован для указанных услуг. В такой ситуации есть риск, что владелец товарного знака, имеющий регистрацию в 41 классе, придет к пользователю по лицензионному соглашению с претензией на сумму до 5 миллионов рублей за нарушение прав. И будет прав.
Похожая ситуация может сложиться и с описанием способов использования. К примеру, в лицензионном соглашении указан способ использования: «печать на упаковках продукции». А пользователь размещает товарный знак не только на упаковках, но и на сувенирной продукции, на собственном сайте или в интернет-магазине. В данной ситуации сам владелец товарного знака может прийти к с претензией к пользователю, несмотря на наличие соглашения между ними. Кроме того, за использование бренда иными, чем указано в соглашении способами, положениями лицензионного соглашения может быть предусмотрен штраф. На это тоже желательно обращать внимание при заключении соглашения.
Одним из способов использования бренда может быть возможность заключения пользователем сублицензионного соглашения. На практике означает, что пользователь с согласия владельца может предоставлять бренд в пользование третьим лицам на условиях, аналогичных его лицензионному соглашению. Об этом, как правило, указывается в соглашении. Пользователю сублицензия позволяет иметь дополнительный доход, а владельцу – дополнительный источник продвижения.
Лицензионное соглашение подразумевает предоставление простой или исключительной (эксклюзивной) лицензии. Пользователю может быть более интересной исключительная лицензия, в рамках которой он является единственным эксклюзивным продавцом, производителем, консультантом под известным брендом. Владельцу товарного знака чаще выгоднее вариант простой лицензии, так как он оставляет за собой право работать с разными пользователями и расширять свою географию.
После подписания лицензионного соглашения сторонами необходимо зарегистрировать в Роспатенте состоявшееся предоставление права использования бренда. В дальнейшем, если в соглашение вносятся изменения или оно прекращается, такие действия также подлежат регистрации в Роспатенте. Законом не предусмотрен срок подобных регистрационных действий, и стороны, как правило, не спешат заниматься регистрацией. Однако в случае возникновения конфликта отсутствие регистрации может отрицательно повлиять на его исход. Например, правообладателю придется вернуть все полученное по договору, так как в отсутствие регистрации право использования не считается предоставленным. Или пользователю придется оплатить период, когда он фактически товарный знак не использовал, а расторжение в Роспатенте зарегистрировано не было.
Пользуйтесь данными рекомендациями, чтобы ваше сотрудничество с брендом было успешным и прибыльным.
Юлия Буренкова,
патентный поверенный, руководитель офиса Semenov&Pevzner в Новосибирске
Реклама. ООО «Семенов и Певзнер»
ИНН 7728742931
Фото: freepik.com/rawpixel.com