рубрики
erid: LjN8Jyxcc
Участники экономических отношений действуют не сами по себе, а постоянно взаимодействуют друг с другом, устанавливают хозяйственные связи. Так происходит и в сфере интеллектуальной собственности. Для получения коммерческой выгоды правообладатели заключают с партнерами договоры о распоряжении правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, количество договоров о предоставлении права использования товарного знака, по данным Роспатента, стабильно растет. Так, в 2023 году было заключено 19,6 тыс. коммерческих договоров в отношении товарных знаков, что на 5,4% больше по сравнению с 2022 годом.
Гражданским законодательством закреплен принцип свободы договора, то есть стороны могут самостоятельно выбирать и устанавливать выгодные для них условия, которые, однако, не должны противоречить закону. При этом правильно составленный договор является основой успешного бизнеса.
Заключение любого договора влечет за собой возникновение как прав, так и обязанностей для сторон. По лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель/лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных договором пределах. В свою очередь лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Иногда возникают ситуации, когда лицензиат не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору, поэтому правообладателю необходимо знать, как действовать в этом случае. Минимизировать данный риск возможно еще на этапе подготовки договора, до его подписания сторонами. Например, штрафные санкции (неустойка), предусмотренные лицензиаром за невыполнение условий договора, стимулируют лицензиата соблюдать принятые обязательства. Штраф можно установить за нарушение основных условий лицензионного договора, например, просрочку выплаты лицензионных платежей, несоответствие качества товаров/услуг требованиям правообладателя, непредоставление отчетности.
Среди частых нарушений лицензиатов – неуплата причитающихся лицензиару платежей либо нарушение сроков оплаты. Наибольшее количество споров, рассматриваемых в судах в отношении лицензионных договоров, связано с взысканием задолженности по договору. Также бывают случаи, когда лицензиат не предоставляет отчеты об исполнении лицензионного договора. В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Такие отчеты необходимы для правильного исчисления суммы вознаграждения, подлежащего выплате лицензиару, однако лицензиат не всегда надлежаще исполняет данное обязательство.
Так, например, в судебном деле А40-28385/22 лицензиар взыскал штраф с лицензиата в размере 775 тыс. руб. за непредставление отчетной документации за 31 отчетный период. В данном случае лицензиат посчитал, что нет необходимости предоставлять отчетную документацию за периоды, когда у него отсутствует выручка («нулевые» отчеты). Однако суд не согласился с такой позицией и указал, что лицензионный договор не содержит разделения обязанности по представлению отчетной документации только с отражением поступившей выручки и не снимает обязанность по представлению отчетной документации в периоды, когда выручка не поступает на счет.
В другом деле, А40-243402/2017, лицензиат ежеквартально отчитывался об использовании лицензии на аудиовизуальные произведения, однако документов в обоснование вознаграждения, получаемого от третьих лиц в рамках сублицензий, не представлял несмотря на запросы лицензиара. В дальнейшем лицензиару стало известно, что отчеты лицензиата не отражают полную стоимость вознаграждения, полученного лицензиатом от третьих лиц по сублицензии. Лицензиар сумел доказать и взыскать в судебном порядке задолженность в размере 32 396 895 руб. 55 коп. по лицензионным платежам, а также неустойку в размере 12 296 431 руб. 50 коп., поскольку причитающая сумма лицензионного вознаграждения не была своевременно уплачена лицензиатом.
Кроме этого, встречаются и другие случаи нарушений условий договора, например:
Возникший конфликт с контрагентом регулируется в досудебном или судебном порядке.
В первую очередь можно попытаться разрешить конфликт путем переговоров, направления уведомления о нарушении или претензионного письма. В письменной или устной форме лицензиар описывает возникшую ситуацию, указывает на несоответствие условиям договора, излагает суть претензии (например, задолженность по роялти), а также требования (погасить задолженность в определенный срок). После чего стороны, как правило, пытаются найти приемлемые варианты решения. Достигнутые договоренности либо новые условия сотрудничества рекомендуется зафиксировать в дополнительном соглашении к договору.
Такой способ позволяет сэкономить сторонам время и деньги, поскольку судебные разбирательства влекут значительные расходы для участников и могут затягиваться. Также мирное урегулирование позволит лицензиару и лицензиату сохранить отношения и продолжить сотрудничество.
Если сторонам не удалось прийти к компромиссу или лицензиат проигнорировал претензию, договор лучше расторгнуть. По общему правилу односторонний отказ от него недопустим, поэтому расторжение договора в одностороннем порядке или отказ от него без обращения в суд возможны в том случае, если это предусмотрено законом или самим договором.
В связи с этим лицензиару стоит заранее предусмотреть в договоре возможность одностороннего расторжения. В таком случае при нарушении лицензиатом определенных условий лицензиару будет достаточно направить контрагенту уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым по истечении срока, определенного в договоре или в уведомлении, либо в момент получения уведомления, если договором не предусмотрен иной срок. В договоре необходимо согласовать условия одностороннего расторжения, форму уведомления и способ его направления, что позволит свести к минимуму возможные разногласия сторон в связи с односторонним расторжением. После расторжения договора следует убедиться, что лицензиат действительно прекратил использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.
Если возможность одностороннего расторжения не предусмотрена договором, но лицензиат существенно нарушил свою обязанность по выплате вознаграждения, лицензиар может отказаться от договора на основании п. 4 ст. 1237 ГК РФ. В этом случае лицензиару также необходимо направить лицензиату соответствующее уведомление о расторжении, и договор прекратит действие по истечении тридцатидневного срока с момента получения лицензиатом уведомления об отказе от договора, если в этот срок он не исполнит обязанность по выплате вознаграждения. При этом лицензиар имеет право потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Кроме того, если договор не предусматривает возможность досрочного расторжения в одностороннем порядке, но лицензиат существенно нарушает условия договора, договор может быть расторгнут через суд, в порядке, оговоренном в п. 2 ст. 450 ГК РФ. Существенным в этом случае признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в рамках которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Является ли нарушение существенным, в каждом случае устанавливается судом отдельно, исходя из обстоятельств дела.
Необходимо отметить, что, если лицензионный договор был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), то и расторжение необходимо зарегистрировать в установленном порядке. При одностороннем расторжении для регистрации достаточно направить в Роспатент заявление о расторжении от одной из сторон по утвержденной форме.
Кроме того, законодательством также установлена гражданско-правовая ответственность в случаях нарушения стороной обязательств по договору, поэтому лицензиар может взыскать неустойку и/или убытки, если лицензиат не исполняет обязательство, даже если такая ответственность не предусмотрена договором. Если лицензиат не исполняет данное требование лицензиара добровольно, для разрешения конфликта лицензиар может обратиться в суд. Для этого необходимо зафиксировать факт нарушения со стороны лицензиата и собрать соответствующие доказательства.
Необходимо помнить, что, если правообладатель предъявляет требования денежного характера (возмещение ущерба, выплата компенсации), то применяется обязательный досудебный порядок урегулирования. То есть, прежде чем обратиться в суд, лицензиар в обязательном порядке должен направить другой стороне досудебную претензию, и только если предъявленное требование не будет исполнено в течение 30 календарных дней со дня направления претензии, он может направить исковое заявление в суд.
Иная ситуация возникает, когда лицензиат использует объект интеллектуальной собственности, выходя за рамки предоставленной лицензии:
- способом, не предусмотренным лицензионным договором;
- после прекращения действия лицензионного договора;
- иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору (использование на несогласованной территории, в отношении несогласованных товаров/услуг и пр.).
Напомним, что лицензиат может использовать объект интеллектуальной собственности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Соответственно, если какое-либо конкретное право использования объекта прямо не указано в лицензионном договоре, оно считается не предоставленным лицензиату.
Таким образом, ситуации, когда лицензиат использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации за пределами предоставленной лицензии, являются нарушением исключительных прав правообладателя/лицензиара (п. 3 ст. 1237 ГК РФ). В этих случаях может последовать не только гражданская, но и административная, и даже уголовная ответственность.
Так, например, если лицензиат разместил товарный знак на товарах, в отношении которых лицензиаром не было предоставлено разрешение, либо использовал товарный знак на продукции уже после прекращения действия лицензионного договора, такие товары будут являться контрафактными. В этом случае лицензиар может требовать уничтожения продукции, а также возмещения убытков, либо выплаты соразмерной компенсации. В соответствии с гражданским законодательством (п.3 ст. 1252 ГК РФ, п. 4 ст. 1515 ГК РФ) за нарушение исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя по своему выбору, вместо возмещения ущерба, выплаты денежной компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. либо в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, или в двукратном размере стоимости права использования средства индивидуализации.
Для взыскания компенсации в суде необходимо доказать факт нарушения, поэтому нарушение необходимо зафиксировать, например, путем контрольной закупки с участием или без участия нотариуса, фотофиксации. В качестве доказательств могут быть представлены нотариальный протокол осмотра доказательств, кассовые или товарные чеки, товарные накладные или счет-фактуры.
В судебном деле А56-97061/2019 правообладатель взыскал компенсацию в размере 1 845 117 руб. за незаконное использование товарных знаков контрагентом в сети кафе-кондитерских. В данном случае между правообладателем товарных знаков и пользователем был заключен договор коммерческой концессии (франшиза). По договору пользователь был обязан закупать для продажи в кафе товары, маркированные товарным знаком, только у производителя, указанного правообладателем. Однако при проверке деятельности кафе правообладатель выявил в нескольких кафе ответчика нарушения данного условия, о чем были составлены соответствующие акты. Также в качестве подтверждения незаконного использования товарных знаков истец представил нотариальные протоколы осмотра и исследования доказательств с фотофиксацией. Правообладатель направил пользователю досудебную претензию с требованием прекратить незаконное использование товарных знаков и выплатить компенсацию, но получил отказ. В связи с этим лицензиар обратился в суд. Суд установил, что в нарушение условий договора ответчик использовал товарные знаки истца за пределами предоставленных ему прав, а именно: реализовывал и предлагал к продаже под товарными знаками продукцию иных производителей. Кроме того, было установлено, что пользователь продолжал использование товарных знаков и после истечения срока действия договора. С учетом длительности нарушения прав, не прекращения нарушения и после окончания срока договора коммерческой концессии, умышленного характера нарушения, суд посчитал заявленный истцом размер компенсации обоснованным, справедливым и разумным. Также суд обязал ответчика удалить товарные знаки с вывесок кафе и из интерьеров.
В некоторых случаях, когда происходит незаконное использование объекта интеллектуальной собственности, правообладатель может обратиться в правоохранительные органы, например, с требованием об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара. В рамках административного производства на нарушителя может быть наложен штраф, а если такое нарушение является неоднократным и нанесло крупный ущерб, может последовать уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Причем после того, как факт нарушения уже установлен в рамках административного или уголовного производства, правообладатель по-прежнему может обратиться в суд для возмещения убытков или взыскания компенсации с нарушителя, а факт нарушения в этом случае повторно доказывать не нужно.
Таким образом, в случае нарушения лицензиатом условий лицензионного договора последовательность действий лицензиара может отличаться в зависимости от обстоятельств и характера нарушения.
Не исключено, что в некоторых случаях отклонение от условий договора может возникнуть в результате небрежности, невнимательности контрагента, и тогда достаточно лишь уведомить его об этом, чтобы избежать конфликта, а после устранения нарушения продолжить сотрудничество. И наоборот, при систематическом или существенном нарушении договоренностей может быть целесообразно сразу расторгнуть договор и прекратить взаимоотношения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств может быть установлена договором, либо возникать в силу закона. В зависимости от ситуации лицензиар может требовать выплаты неустойки, возмещения убытков, либо компенсацию. Если лицензиат отказывается выполнять требования либо не согласен с тем, что им допущено нарушение, лицензиар вправе обратиться в суд для решения спора.
В большинстве случаев грамотно составленный лицензионный договор помогает избежать многих проблем и минимизировать риски возникновения негативных последствий, связанных с несоблюдением обязательств контрагентом, поэтому для составления договора стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.
Татьяна Каретина,
юрист юридической фирмы «Городисский и Партнеры»
Реклама. ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»
ИНН 7702195561
Фото: freepik.com