Cовместно с юридической компанией Semenov&Pevzner Вестник продолжает серию публикаций, посвященных самым актуальным юридическим аспектам работы с лицензионными брендами. Иногда правообладатель оказывается в ситуации, когда третье лицо оспаривает его право на товарный знак или же, наоборот, регистрируется товарный знак, который нарушает права правообладателя ТЗ. Что же происходит в таких ситуациях и каков механизм защиты или нападения, Вестнику рассказала патентный поверенный Наталья Дмитриева.
В ст. 1512 Гражданского Кодекса РФ указаны основания, по которым может быть оспорено предоставление правовой охраны товарному знаку и сроки на такое оспаривание. Согласно ст. 1513 Гражданского Кодекса РФ оспаривание происходит в регистрирующем органе, а именно путем подачи возражения в отделение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Палату по патентным спорам (ППС). ППС имеет свой регламент рассмотрения таких возражений - Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (Утверждены приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56,
с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. № 164). В указанных Правилах есть требования к возражениям (письменная форма, указание на номер товарного знака, информирование правообладателя товарного знака, уплата пошлины за рассмотрение возражения) – далее Правила.
Стоит отметить, что оспаривание правовой охраны товарного знака в ППС является административной процедурой, то есть после получения утвержденного решения ППС есть возможность обжаловать его в суде. Но обратиться в суд с аналогичным возражением (по общему правилу) невозможно, так как закон прямо указывает на необходимость обжалования в административном порядке.
Существует обоснованная критика о том, что процедура обжалования, то есть по сути пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака происходит в том же самом органе, в котором происходила такая регистрация. Тем не менее, на данный момент иного варианта законом не предусмотрено и административный порядок разрешения спора обязывает заявителя в силу закона обратиться в административный орган (Роспатент) с соответствующим заявлением, а не в суд.
Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку происходит коллегиально, с ведением протокола. Для тех заявителей или правообладателей, которые не могут физически присутствовать при рассмотрении возражения предусмотрена система видеоконференц-связи. Решения ППС публикуются в открытом доступе (на сайте), что делает такую административную процедуру довольно прозрачной и открытой.
Правообладатель может оказаться как на стороне защиты (если третье лицо по каким-то основаниям пытается оспорить предоставлением правовой охраны его товарному знаку), так на стороне нападения. В любом случае стоит помнить о ряде моментов:
Важно понимать, что можно защищать свои интересы можно на этапе заявки на товарный знак, в том случае, если обозначение, которое еще не зарегистрировано в качестве товарного знака, но потенциально может нарушить права правообладателя на товарный знак, то он вправе обратиться с возражением в ППС на такую заявку.
Отдельно стоит упомянуть возражение по основанию недобросовестной конкуренции (подпункт 6 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ). Для того, чтобы ППС удовлетворила возражение по мотиву недобросовестной конкуренции, заявитель должен представить в Палату решение Федеральной антимонопольной службы о том, что действия правообладателя признаны актом недобросовестной конкуренцией. То есть для того, чтобы обратиться в административном порядке об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку требуется дополнительное получение решения от иного государственного органа (Федеральной антимонопольной службы).
Но в соответствии с п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака (то есть по иному основанию, например, по мотиву введения потребителя в заблуждение) злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака. Таким образом, судебная практика скорректировала обязательный внесудебный порядок о получении решения Федеральной антимонопольной службы (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2015 г. N С01-102/2015 по делу N СИП-661/2014).
Для правообладателя важно понимать, что, во-первых, решение ППС может быть обжаловано в суде (Суд по интеллектуальным правам, ст. 43.4 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "Об арбитражных судах в Российской Федерации"), во-вторых, правообладатель в судебном рассмотрении спора не связан, в отличие от заявителя, теми доказательствами, которые он предоставил при рассмотрении административного дела в ППС, и может представить в суд новые доказательства, подтверждающие свою позицию.
Также важно упомянуть об интересах лицензиатов, которые заключили договор в отношении товарного знака, правовая охрана которого в последствии была оспорена. Согласно п. 6 ст. 1513 Гражданского кодекса РФ лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения. Что это означает?
В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (п. 55 указанного Постановления) с момента признания правовой охраны товарному знаку недействительной заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной, должно быть отказано. Не подлежит удовлетворению требование лицензиара(правообладателя) о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.
То есть с момента вступления в силу решения о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным у сторон лицензионного договора прекращаются и все обязательства, возникшие из договора в отношении такого товарного знака.
Что касается тех случаев, когда предоставление правовой охраны товарному знаку было признано частично недействительным, все обязательственные отношения, возникшие на основе такого товарного знака, следует считать не прекратившимися, а лишь соответствующим образом измененными. Остается открытым вопрос о размере лицензионных платежей, но справедливо предположить, что они должны быть уменьшены, если уменьшился и объем переданных по лицензионному договору прав.
Возможности административных процедур достаточно широки и информированность о том, как можно отстоять свои интересы в рамках обращения в ППС, важны как для правообладателей, так и для лицензиатов, так как это может непосредственно затронуть их права.
Дмитриева Наталия
Патентный поверенный №1810,
ООО «Семенов и Певзнер»
