Cовместно с юридической компанией Semenov&Pevzner Вестник продолжает серию публикаций, посвященных самым актуальным юридическим аспектам работы с лицензионными брендами. В нашем новом тексте патентный поверенный Наталья Дмитриева рассказала, как и где нужно регистрировать лицензионный договор.
Многие участники лицензионного рынка заключают различные договоры в отношении товарного знака, например, договор отчуждения исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, договор коммерческой концессии. Лицензионный договор стал удобным инструментом как для правообладателей, так и для лицензиатов.
Зачем требуется регистрация лицензионного договора? С точки зрения закона право на товарный знак возникает с момента его регистрации уполномоченным органом. Согласно п. 2 ст. 1490 и п. 2 ст. 1232 Гражданского Кодекса РФ в случаях, когда средство индивидуализации (товарный знак) подлежит государственной регистрации, то предоставление права использования (лицензия) на такое средство индивидуализации по договору также подлежит государственной регистрации. Уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию предоставления права использования товарного знака на основании лицензионных (сублицензионных) договоров, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Однако с 1 октября 2014 года была проведена реформа законодательства, в том числе и норм, касающихся регистрации договоров в отношении интеллектуальной собственности, в том числе и товарных знаков. Согласно данной реформе регистрация самих договоров больше не требуется, но требуется зарегистрировать предоставление лицензии на товарный знак, переход исключительного права на товарный знак, а также залог исключительного права на товарный знак. То есть теперь регистрируются не сами договоры, а права, предоставляемые на основании таких договоров. Введенные изменения могут быть продиктованы общим подходом законодателя к регистрации прав, как это было ранее в отношении недвижимости.
В связи с изменениями законодательства изменились и требования к документам, предоставляемым на регистрацию. Так, до 1 октября 2014 г. для регистрации договора Роспатенту предоставлялся полный текст договора и существовал риск отказа в регистрации, если договор содержал внутренние противоречия или права, являющиеся предметом договора, выходили за пределы имеющихся у стороны договора прав (п. 10,11 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 321). Тем самым Роспатент брал на себя функцию правового анализа договора и зарегистрированные им договоры должны были полностью соответствовать нормам законодательства. После внесения изменений государственная регистрация предоставления права использования товарного знака (лицензия) по договору осуществляется по заявлению сторон договора (согласно п. 3 ст. 1232 Гражданского Кодекса РФ). Такое заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
То есть теперь стороны могут не раскрывать полностью свои финансовые или иные условия лицензионного договора, регистрация предоставления права происходит без анализа самого договора Роспатентом, что значительно облегчает и ускоряет процедуру регистрации.
Все регистрационные действия связанные с предоставлением права использования товарного знака, его изменением или прекращением облагаются пошлинами. Так, согласно подпункту 3.11 приложения №1 к Положению о пошлинах, рассмотрение заявления о предоставлении права использования товарного знака (лицензия) составит 13 500 рублей в отношении одного товарного знака; изменения, не связанные с расширением предмета лицензионного договора – 3300 рублей (подпункт 3.15.1); а изменения, связанные с расширением предмета лицензионного договора – 14 800 рублей за каждый товарный знак (подпункт 3.15.2).
Отдельно хотелось бы отметить возможность внесения товарного знака в уставный капитал юридического лица. Ведь передать товарный знак можно как по модели лицензионного договора (только с предоставлением права его использования), так и по модели отчуждения прав на товарный знак. Логично сделать вывод о том, что и в данном случае лицензионный договор (а точнее предоставление права использования в рамках такого договора), которым товарный знак будет внесен в уставный капитал, также подлежит регистрации.
В договоре коммерческой концессии наравне с лицензионным договором происходит распоряжение правами на товарный знак (ст. 1027 Гражданского Кодекса РФ), что также влечет необходимость регистрации предоставления права использования товарного знака в рамках коммерческой концессии.
В чем заключается риск отсутствия регистрации предоставления права использования товарного знака? Согласно п. 6 ст. 1232 Гражданского Кодекса РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования товарного знака, предоставление права использования считается несостоявшимся. В предыдущей редакции данной статьи говорилось о том, что последствием несоблюдения требования о государственной регистрации лицензионного договора являлась его недействительность. Теперь стороны будут являться связанными договорными отношениями даже в отсутствие регистрации договора (см. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 г. N С01-859/2015 по делу N А40-177319/2014).
Таким образом, правообладатель уже не сможет утверждать, что право использования товарного знака не было предоставлено лицензиату, особенно, если договор исполнялся сторонами (лицензионные платежи отчислялись, отчетность принималась правообладателем), но сохраняется риск судебного разбирательства. Дополнительно можно говорить о репутационных рисках, которые сопутствуют судебным спорам.
Регистрация права использования товарного знака, основанная на условиях лицензионного договора, соответствует не только букве закона, но и повышению уверенности лицензиата и правообладателя в легальности своих действий, а значит снижению недопонимания и потенциальных судебных расходов.
Патентный поверенный №1810
Дмитриева Наталия
Semenov&Pevzner
