Вестник лицензионного рынка совместно с юридической компанией Semenov&Pevzner начинает серию публикаций, посвященных самым актуальным юридическим аспектам работы с лицензионными брендами. В первой статье патентный поверенный Наталья Дмитриева рассказала об особенностях передачи прав на товарные знаки при лицензировании.
На сегодняшний день товарные знаки стали одними из ключевых активов многих компаний. Имея успешный бренд, компания получает возможность расширять свое производство при помощи лицензирования прав другим компаниям, которые в свою очередь охотно производят узнаваемые на рынке товары. Но для того, чтобы передать лицензию на товарный знак обе стороны (лицензиат и лицензиар) должны соблюсти определенные правила. В чем же они заключаются?
Во-первых, лицензионный договор на товарный знак должен быть заключен в письменной форме. Согласно требованиям закона, а именно п. 2 ст. 1235 и п. 1 ст. 1490 Гражданского Кодекса РФ, несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Лицензиатам важно помнить, что соглашение считается заключенным с момента достижения согласия по всем существенным условиям договора. Под существенными условиями лицензионного договора понимается: товарный знак (номер государственной регистрации товарного знака, его изображение), способы использования и стоимость передачи прав. На практике распространены предварительные лицензионные договоры, так называемые «deal memo», в которых содержатся краткие условия об использовании товарного знака. То есть подписывая deal memo со всеми существенными условиями лицензиат будет уже считаться связанным договором, даже если в полной версии лицензионного договора содержатся «неудобные» для него условия.
Также стоит упомянуть, что в лицензионном договоре указываются срок и территория использования товарного знака, но даже если они не определены, то договор будет считаться заключенным на 5 лет и распространяться на всю территорию Российской Федерации.
Дополнительно стоит обратить внимание и на характер предоставляемой лицензии: исключительный или неисключительный. При исключительной лицензии никто кроме указанного лицензиата не вправе будет использовать товарный знак теми способами, которые указаны в договоре, если иное не упомянуто в самом договоре. Ранее «исключительность» лицензии подразумевала предоставление лицензиату права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром возможности выдачи лицензий третьим лицам. При этом же сам лицензиар сохранял за собой неограниченное право использования товарного знака. Такое изменение закона может быть связано с законодательной защитой экономического интереса лицензиата, который становится практически единоличным обладателем права на товарный знак. При неисключительной лицензии лицензиар вправе выдавать подобные лицензии любым другим лицам. Если в договоре прямо не указано является ли лицензия исключительной или неисключительной, то действует законодательная презумпция о том, что лицензионный договор будет считаться неисключительной лицензией.
Исключительность лицензии важна для лицензиатов, так как лицензиат по исключительной лицензии наделен правом защищать свои права, полученные на основании лицензионного договора. То есть в случае нарушения третьими лицами исключительного права на товарный знак, лицензиат вправе защищаться теми же способами защиты, которые предоставлены законом правообладателю.
Во-вторых, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака подлежит государственной регистрации. Эта особенность связана с тем, что право на товарный знак возникает с момента его регистрации уполномоченным органом. Согласно п. 2 ст. 1490 и п. 2 ст. 1232 Гражданского Кодекса РФ в случаях, когда средство индивидуализации (товарный знак) подлежит государственной регистрации, то предоставление права использования (лицензия) на такое средство индивидуализации по договору также подлежит государственной регистрации.
Уполномоченным органом осуществляющим регистрацию лицензионных и сублицензионных договоров является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Для регистрации лицензионного договора потребуется подписанное заявление от сторон договора или от одной из сторон. В случае подачи заявления только одной из сторон потребуется представление дополнительных документов, указанных в п. 3 ст. 1232 Гражданского Кодекса РФ. Изменения к зарегистрированному лицензионному договору также подлежат регистрации в Роспатенте. Срок регистрации лицензионного договора составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент согласно пункту 13 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (утв. Приказом Министерства экономического развития № 371 от 10.06.2016)
Стоит упомянуть, что регистрация лицензионного и сублицензионного договора облагается пошлиной. Так согласно подпункту 3.11 приложения №1 к Положению о пошлинах, рассмотрение заявления о государственной регистрации лицензионного (сублицензионного) договора составит 13 500 рублей в отношении одного товарного знака.
Многих останавливает необходимость регистрации лицензионного договора, то есть необходимость нести финансовые и временные затраты. Но отсутствие регистрации лицензионного порождает риск отсутствия прав у лицензиата по договору, так как согласно п. 6 ст. 1232 Гражданского Кодекса РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования товарного знака считается несостоявшимся.
Что делать лицензиату, если правообладатель не заключает лицензионные договоры по каким-то причинам? В этом случае лицензиату можно апеллировать к тому, что товарный знак используется под контролем правообладателя даже если между сторонами нет заключенного договора. На этот способ есть указание в п.2 ст. 1486 Гражданского Кодекса РФ. На практике это также поддержано судами (см. Определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).
Для стабильности и прозрачности отношений лицензиату и лицензиару необходимо заключить договор, согласовав все его существенные условия, в письменной форме и пройти процедуру его государственной регистрации, так как в противном случае потенциально возникают недопонимания, которые могут привести к судебному спору.
Патентный поверенный №1810
Дмитриева Наталия
Semenov&Pevzner
