Беречь нельзя использовать: что делать с товарными знаками компаний, которые ушли из России

erid: LjN8KBiUS

Уход ряда иностранных правообладателей с российского рынка поставил перед нашим бизнесом дилемму: возможно ли легальное использование активов интеллектуальной собственности таких компаний? В статье разбираем, на что стоит обратить внимание при оценке рисков внедоговорного использования товарных знаков иностранных фирм, покинувших Россию.

Правовая охрана товарного знака не прекращается автоматически с уходом его владельца с рынка. Исчерпывающий перечень оснований для прекращения правовой охраны товарного знака содержится в статье 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В этом списке нет такого обстоятельства как «уход правообладателя с рынка». Автоматически действие товарного знака не оканчивается, если его правообладатель публично объявил о прекращении ведения бизнеса в России и ликвидировал локальные подразделения.

Учитывая, что товарные знаки ушедших с рынка компаний продолжают действовать, они по-прежнему находятся под защитой. Магазины закрыты, однако известные бренды регулярно появляются в картотеке судебных дел: покинувшие рынок правообладатели продолжают защищать свои права. Важным прецедентом стало знаменитое дело «Свинка Пеппа» (А28-11930/2021), прошедшее несколько инстанций и завершившееся в пользу правообладателя.

Товарные знаки ушедших с рынка правообладателей могут быть аннулированы, однако для этого необходимо соблюсти ряд требований и обратиться в суд. Такую возможность предоставляет статья 1486 ГК РФ, закрепляющая порядок прекращения действия товарных знаков в связи с неиспользованием. Важно отметить следующие особенности таких процессов:

1. Для аннулирования товарного знака должен быть установлен факт его неиспользования непрерывно в течение трёх лет.
2. При этом суд примет во внимание использование товарного знака не только самим правообладателем, но и другими лицами под его контролем. На практике это означает, что если правообладатель объявил об уходе, но на рынке его товар реализуется, имеется уполномоченный дистрибьютор, то регистрация товарного знака скорее всего «устоит».
3. Перед подачей иска об аннулировании заявитель должен соблюсти обязательный досудебный порядок, направив правообладателю предложение добровольно отказаться от прав на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права.
4. В судебном процессе заявитель должен доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака, убедительно продемонстрировав реальные намерения продавать товары или оказывать услуги. 
5. Интересно, что суд может принять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. В судебном деле СИП-601/2017 таким обстоятельством были признаны ограничение импорта и санкции.

Даже если товарный знак иностранного правообладателя будет аннулирован в связи с неиспользованием, зарегистрировать его на себя будет проблематично. Роспатент отказывает в регистрации не только при наличии в реестре тождественных или сходных обозначений с более ранним приоритетом, но и в случае риска введения потребителей в заблуждение. Такие обстоятельства могут быть установлены, когда неизвестный производитель пытается зарегистрировать на себя известный бренд, ранее принадлежавший другому лицу.

В России был легализован параллельный импорт, однако это не предполагает узаконивания неограниченного использования чужих товарных знаков. В рамках нового режима ввоз оригинальных товаров без разрешения правообладателя не рассматривается как нарушение прав на товарный знак с учётом следующих ограничений:

1. Легализация параллельного импорта носит частичный характер. Необходимо тщательно проверять, подпадает ли определенная продукция под регулирование. В случае, если товар для параллельного импорта не «открыт», то его неавторизованный ввоз повлечёт ответственность. На это обратил внимание суд в деле Davide Campari-Milano N.V. против ООО «Мастер-Трейд» (А53-26676/23).
2. Параллельный импорт не распространяется на контрафактные товары. На недопустимость применения нового законодательства к подделкам сразу указали суды (А33-27920/2021, А51-1844/2022).
3. Перечень разрешённых к параллельному импорту товаров часто обновляется Минпромторгом. Важен постоянный мониторинг перечня и оперативная реакция на его изменения.

Таким образом, делать ставку на свободное использование ушедших из России брендов – рискованный шаг. Товарные знаки по-прежнему охраняются законом, а их аннулирование в связи с неиспользованием представляет собой непростую задачу. Кроме того, в случае успешной атаки, зарегистрировать аннулированный товарный знак на своё имя будет проблематично. Механизм параллельного импорта позволяет использовать товарные знаки без согласия правообладателя при ввозе продукции. Однако стоит помнить, что этот варианты распространяется только на оригинальный товар и предполагает внимательный мониторинг меняющегося законодательства.

Карина Скоморохова,

старший юрист практики по борьбе с контрафактом

и серым импортом Semenov&Pevzner

Мария Ароникова,

партнер, руководитель практики по защите товарных знаков Semenov&Pevzner

Реклама. ООО «Семенов и Певзнер»

ИНН 7728742931

Фото: freepik.com, автор Drazen Zigic