erid: LjN8K9npn
«Размытие» товарного знака – это процесс, при котором знак теряет индивидуализирующие функции в отношении конкретных товаров или услуг. Иными словами, происходит ослабление эффективности защиты товарного знака. Причиной может быть использование знака на несвязанном продукте, обычно размывающее отличительные черты товарного знака или вызывающее неприятные ассоциации. «Размытие» в праве интеллектуальной собственности – это появление в гражданском обороте сходных средств индивидуализации, которые приводят, в том числе, к утрате ранее зарегистрированным обозначением своей уникальности, способности обозначать источник происхождения товара или услуги. (Постановление президиума СИП от 28.12.2022 по делу № СИП-299/2022).
Товарный знак «размывается», когда использование сходных до степени смешения обозначений в отношении неоднородных товаров приводит к тому, что товарный знак перестает ассоциироваться с единственным правообладателем и его товарами и услугами. Недопущение «размытия» товарного знака направлено на защиту владельцев известного товарного знака от потери их основной ассоциации в общественном сознании с конкретным продуктом.
К «размытию» товарного знака в глазах потребителя может привести совместное существование сходных товарных знаков. Правообладатель каждого из них в таком случае вправе использовать свой товарный знак самостоятельно, независимо от прав другого лица. В результате потребитель может утратить возможность ассоциировать конкретный товар с конкретным правообладателем (Постановление президиума СИП от 29.01.2021 по делу № СИП-903/2019). «Размытие» товарного знака может быть основанием для отказа в регистрации или аннулирования правовой защиты такого обозначения на территории Российской Федерации.
1. Каковы причины «размытия» товарного знака?
Разберем типовые причины «размытия» товарного знака. Важно отметить: «размытие» товарного знака может быть связано не только с действиями третьих лиц, но и с поведением самого правообладателя в отношении использования и распоряжения обозначением.
Во-первых, «размытие» товарного знака происходит при использовании знака третьими лицами (например, лицензиатами или франчайзи) без достаточного контроля выпускаемой продукции или оказываемых услуг со стороны правообладателя. Чрезмерное лицензирование влечет постепенную утрату индивидуализирующей функции товарных знаков. Иными словами, размещение одного товарного знака на разных по качеству и рыночному сегментированию товарах становится причиной, по которой конечный потребитель утрачивает сформировавшееся отношение к конкретному бренду, выраженному с помощью товарного знака.
В качестве примера напрашивается бренд Pierre Cardin, который изначально использовался в сегменте люксовых товаров. Политика активного лицензирования привела к тому, что товарный знак стал использоваться на товарах ежедневного пользования, в том числе, на сигаретах. Доверие к бренду подорвалось, снизилась общая рыночная стоимость бренда. Более того, только на территории РФ существует несколько зарегистрированных словесных обозначений Pierre Cardin, правообладателями которых являются разные, не связанные между собой юридические лица.
Во-вторых, причиной «размытия» товарного знака может стать регистрация схожих обозначений или использование такого обозначения для индивидуализации товаров и услуг третьим лицом. Если похожее обозначение используется третьими лицами в отношении однородных товаров, такое обстоятельство не позволяет товарному знаку оставаться различительным для конкретных товаров или услуг. Происходит «размытие».
В-третьих, «размытие» товарного знака может быть обусловлено общеизвестностью такого обозначения. Общеизвестность товарного знака связана с «расширением» потребительской ассоциации знака с конкретными товарами или услугами: например, если товарный знак становится широко известным в отношении товаров одного класса, то такой знак начинает ассоциироваться потребителями и с товарами других классов. Иными словами, степень известности товарного знака достигает такого уровня, что потребители ассоциируют любое схожее обозначение, используемое в отношении неоднородных товаров и услуг, с правообладателем такого товарного знака. В качестве примера можно привести обозначение Coca-Cola, которое стало нарицательным («кола») в отношении многих других похожих напитков, а также обозначение Cartier и обозначение Tiffany, которые стали широко известны для массового потребителя: товар, который эксплуатирует похожие обозначения даже в случае, если такой товар не является ювелирным украшением, будет в глазах потребителя ассоциироваться именно с брендами Cartier и Tiffany.
Критерии «размытия» товарного знака не сформулированы нормами гражданского законодательства РФ. В зарубежных юрисдикциях с этим дела обстоят лучше. Например, на территории США действуют механизмы защиты от «размытия», которые представлены в U. S. Trademark (Lanham) Act (далее – «Закон Лэнхема»). В Законе Лэнхема указано следующее: «Владелец известного знака [понятие «известный знак» аналогично понятию «общеизвестный товарный знак», закрепленному в ГК РФ – В.К.], который является отличительным по своей природе или благодаря приобретенной отличительности, имеет право на судебный запрет против другого лица, которое в любое время после того, как знак владельца стал известным, начинает использовать знак или фирменное наименование в коммерции, что может привести к размыванию». Закон Лэнхема предусматривает два вида «размытия» известного знака: размывание путем «стирания» различительной способности [blurring] и размывание за счет «порчи» репутации [tarnishment]. Такие виды «размытия» товарного знака применимы и к нашей практике.
2. Какие меры необходимо принять бизнесу во избежание «размытия» товарного знака?
В целях предотвращения «размытия» товарного знака важно проводить контрольную политику и установить строгое правило использования знака только для конкретных товаров или услуг. Качество таких товаров или услуг должно соответствовать установленным стандартам – особенно при ведении бизнеса по модели лицензирования или франчайзинга. Правообладателям следует следить за своим товарным знаком, реагировать на любые нарушения и принимать меры для поддержания его индивидуализирующей функции.
Для защиты товарного знака от «размытия» правообладатели используют различные стратегии. Например, правообладатели вправе контролировать соблюдение условия об использовании знака только для конкретных товаров или услуг, четко определенных классами МКТУ, указанными при регистрации товарного знака. Также правообладатели могут контролировать действия третьих лиц по регистрации и использовании схожих до степени смешения обозначений и немедленно реагировать на любые нарушения прав, включая претензионно-исковую деятельность.
На территории РФ существуют следующие механизмы борьбы с «размытием» товарного знака: (1) оспаривание предоставления правовой охраны «размывающему» товарному знаку; (2) регистрация товарного знака в качестве общеизвестного и предъявление иска о запрете использования «размывающего» обозначения или оспаривание предоставления правовой охраны «размывающему» товарному знаку (в случае, если дата приоритета «размывающего» товарного знака позже даты испрашивания общеизвестности).
3. Какие преимущества в «размытии» товарного знака для правообладателя?
В некоторых случаях «размытие» товарного знака оказывает положительное воздействие на бренд. Оно позволяет расширить использование товарного знака на новые товары или услуги и создать дополнительные источники дохода для правообладателя. Это может быть особенно актуально для компаний, которые стремятся диверсифицировать свой бизнес и эксплуатировать свою репутацию и узнаваемость на новых рынках и в новых отраслях.
По Общеизвестный товарный знак – это такое обозначение, которое в результате интенсивного использования стали широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров правообладателя (ст. 1508 Гражданского кодекса РФ, далее – «ГК РФ»). Важным преимуществом общеизвестного товарного знака является то, что правовая охрана такого знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем такого обозначения и может ущемить его законные интересы. Также институт общеизвестного товарного знака упрощает процедуру оспаривания зарегистрированных обозначений в случае, если дата признания знака общеизвестным раньше даты приоритета «размывающего» товарного знака.
4. Судебная практика в отношении «размытия» товарного знака: на что обратить внимание?
Российские суды часто оперируют термином «размытие». Суд по интеллектуальным правам (по тексту статьи – «СИП») при рассмотрении такой категории дел отмечал, что регистрация спорного обозначения в качестве товарного знака третьим лицом, а также отказ Роспатента в удовлетворении возражений против регистрации такого обозначения являются нарушением законных интересов правообладателя. Такая регистрация влечет «размытие» товарного знака правообладателя – снижение инвестиционной и маркетинговой ценности обозначения. СИП признает такие действия злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, руководствуясь Парижской конвенцией об охране промышленной собственности (Решение СИП от 21 февраля 2019 г. по делу № СИП-644/2018).
Более того, СИП указывал, что функционирование в гражданском обороте сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг, ведет к «размытию» принадлежащего подателю возражения товарного знака, к снижению его коммерческой ценности, к невозможности реализовать данный актив по рыночной стоимости (Постановление президиума СИП от 26.10.2020 по делу № СИП-76/2020). Стоит отметить, что в подобных спорах на истца ложится бремя доказывания оказания услуг или реализации товаров, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, о «размытии» которого заявляется (Постановление президиума СИП от 21.12.2022 по делу № СИП-1192/2021).
Важно отметить, что на территории России добиться через суд запрета на использование «размывающего» товарного знака, используемого для неоднородных товаров, практически невозможно. Это обусловлено тем, что при наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном законом порядке недействительным товарного знака с более поздней датой приоритета действия правообладателя такого средства индивидуализации по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее (Постановление президиума СИП от 24.09.2018 г. по делу № СИП-107/2018). Соответственно, необходимо предварительно оспорить правовую охрану такого товарного знака в порядке, установленном положениями ст. 1512 ГК РФ, что может быть достаточно затруднительно.
Стоит обратить внимание на то, что в зарубежной практике «размытие» товарного знака может быть осуществлено не только за счет использования схожих обозначений в целях индивидуализации товаров и услуг, но и за счет воспроизведения товарного знака в качестве NFT. Таким примером является кейс Hermes International v. Rothschild. В ноябре 2021 года художник Мэйсон Ротшильд запустил коллекцию NFT MetaBirkin на популярной платформе продаж NFT. Hermes обратилась с исковым заявлением, в котором заявило о нарушении прав на товарный знак и о его «размытии», которое было удовлетворено судом (Hermes International v. Rothschild, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384).
Подводя итог, «размытие» товарного знака – правовое явление, которое требует внимания и безотлагательных мер предотвращения. «Размытие» товарного знака влияет на конкурентное положение компаний, поэтому требует правовой и организационной защиты.
Вадим Кочешев,
младший юрист практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov&Pevzner
Реклама. ООО «Семенов и Певзнер»
ИНН: 772874293
Фото: freepik.com/rawpixel.com
