В лицензионном бизнесе основная «точка хрупкости» состоит в том, что лицензиаты подписывают соглашения с брендами сторонних компаний, поэтому никак не могут контролировать их развитие. Кроме того, у каждой лицензии множество партнеров, которые выпускают разную по качеству продукцию, что, безусловно, влияет на репутацию лицензии. Наконец, лицензионные договоры заключаются на ограниченное время, поэтому нет гарантии, что по истечении срока действия контракта правообладатель продолжит работу именно с вашей компанией.
Чтобы минимизировать эти риски, лицензиат должен оценить, есть ли на рынке негативный опыт покупки товаров по бренду, выпущенных другими производителями. Анализ необходимо провести среди конечных покупателей, ритейла и дистрибьюторов. Если в ритейле есть отрицательный опыт работы с брендом, вам будет сложно стать на полку либо это будет очень дорого стоить.
Важно грамотно оценить популярность бренда и его применимость к вашим товарам — это распространенная ошибка среди лицензиатов. Чтобы ее не допустить, нужно изучить материалы о выбранной лицензии. При необходимости стоит обратиться за консультацией к эксперту или же нанять в штат опытного закупщика, который будет заниматься в вашей компании именно лицензионной деятельностью. Можно запросить у правообладателя результаты продаж товаров по бренду на других территориях и проанализировать их. Или даже узнать у лицензиара контакты других лицензиатов, связаться с ними и спросить, насколько успешной была их работа с брендом. Если вы до конца не уверены в бренде, Олег Кимяшов советует заключить контракт на производство пробной партии товара и договориться с сетью о поставке. Продажи покажут, стоит ли вашему продукту работать с выбранным брендом.
Другим риском является отсутствие эксклюзивности прав. Очень влияет на продажи присутствие на рынке остатка товаров от других лицензиатов: если до вас в категории были другие производители, нужно понять, как долго будут распродаваться их продукция. Также стоит уточнить, не будет ли поставки товаров от международных лицензиатов, купивших лицензию на весь мир. Наконец, необходимо узнать, не планирует ли правообладатель заключить контракт на производство аналогичного товара торговой сетью (DTR-лицензия) — параллельный выпуск продукции крупным ритейл-партнером тоже сильно затруднит вашу работу.
При заключении лицензионного соглашения юрист рекомендует проверить, действительно ли права на бренд принадлежат лицу, выступающему правообладателем. Также необходимо убедиться, что нет споров в том, кому принадлежат права на выбранную вами лицензию. Если предметом лицензионного договора выступает товарный знак или объект патентного права, нужно проверить, действуют ли они на дату заключения договора, и нет ли процессов по аннулированию их регистрации.
Важный вопрос — срок действия договора. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия права лицензиара на бренд. Если это право истекло до момента истечения лицензионного договора, соглашение считается недействительным. Если правообладатель сменился (произошло отчуждение в пользу другого лица), договор продолжается с новым правообладателем.
Эксперт также советует прописать в договоре срок допродажи — тогда у вас будет возможность продавать складские остатки после окончания действия соглашения. В противном случае по истечении контракта нереализованная продукция приравнивается к контрафакту и подлежит уничтожению, допродажа влечет за собой юридическую ответственность.
Важно учесть, что лицензионный договор на предоставление товарных знаков и объектов патентных прав должен быть обязательно зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). В договоре следует прописать, кто — лицензиат или лицензиар, — производит регистрацию. Незарегистрированный договор считается недействительным. Если соглашение заключается на объекты авторского права — рисунки, персонажей мультфильмов, — регистрация необязательна.
Какие гарантии правообладателя стоит прописать в соглашении? В первую очередь, стоит указать, что лицензиар обладает всеми правами на бренд, и что бренд в целом или его элементы не нарушают права третьих лиц. За нарушение таких гарантий в соглашении следует прописать ответственность — штрафные санкции, которыми могут быть штраф в твердой сумме или пени в виде процента от суммы вознаграждения по договору. На случай, если лицензиату поступят иски или претензии от третьих лиц по нарушению их прав, нужно прописать, что лицензиар должен предпринять все зависящие от него действия, чтобы исключить лицензиата из числа ответчиков, а также в полном объеме возместить лицензиату понесенные расходы и выплаты третьим лицам.
В качестве обязанностей лицензиара стоит указать:
- передачу лицензиату бренда в определенные сроки, в определенном виде и определенным способом;
- оказание лицензиату необходимой поддержки, если переданные права на бренд по договору будут нарушаться или оспариваться третьими лицами;
- информационную и консультационную поддержку;
- отслеживание срока правовой охраны бренда и осуществление действий по его продлению.
Обязанности лицензиата:
(в период срока действия договора)
(по истечении срока действия договора)
Санкции за нарушения обязанностей лицензиата:
неустойка/пени:
штраф:
расторжение договора:
По опыту «Медиа-НН», чаще всего лицензиаты не соблюдают свои обязательства по части выпуска качественного товара. В таких случаях лицензиары требуют изъять из оборота продукцию, обычно в течение недели, и в течение недели выпустить партию товара надлежащего качества. Другое распространенное несоблюдение обязательств лицензиата — выпуск товара по несогласованным макетам.
Правообладатель заинтересован вести борьбу с контрафактом по своему бренду, так как из-за распространения нелегального товара он недополучает прибыль и несет репутационные риски для бренда. Тем не менее, встречаются лицензиары, которые по каким-то причинам борьбой с контрафактом не занимаются. Поэтому прежде, чем заключать соглашение на тот или иной бренд, эксперт советует узнать у правообладателя, проводит ли он работу по защите бренда, и каковы ее результаты. Проверить это можно самостоятельно, изучив, есть ли в интернете упоминания о судебных разбирательствах по контрафакту на интересующий бренд. Также юристы «Медиа-НН» советуют включить в договор пункт, обязывающий правообладателя вести борьбу с контрафактом по выпускаемой вами категории товаров.
Помимо правообладателя, очищать рынок от контрафакт может и сам лицензиат. В случае исключительной лицензии производитель может делать это от своего имени — силами штатных юристов или с привлечением сторонней юридической компании. В случае неисключительной лицензии производителю необходимо обратиться к правообладателю с таким требованием или заключить с правообладателем договор на ведение этой деятельности от его имени.
Также юрист поделился практическими действиями, которые могут предпринимать правообладатели и производители для борьбы с контрафактом.
Бренд необходимо внести в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). В каждом случае ввоза на территорию РФ товаров с брендами, внесенными в ТРОИС, сотрудники таможни будут делать запросы о легальности продукции правообладателю.
Стоит попытаться установить производителей и поставщиков контрафакта и вместе с правоохранительными органами организовать их проверку, а затем привлечь к ответственности.
Нужно самостоятельно, без привлечения правоохранительных органов, провести мониторинг магазинов и зафиксировать нарушения. Этого будет достаточно, чтобы потом привлечь нарушителя к ответственности. Данный способ очень популярен среди лицензиатов и лицензиаров.
Необходимо провести мониторинг интернета с последующей блокировкой интернет-ресурсов, на которых незаконно используются бренды.
По опыту «Медиа-НН», борьба с контрафактом всегда положительно сказывается на продажах официального товара, поэтому специалисты компании призывают правообладателей и производителей бороться с подделками!
Эксперт описал схему учета налогового учета лицензионных платежей при работе с российскими и иностранными правообладателями. Он отметил, что потенциальные налоговые риски при работе с лицензией сводятся к: излишней уплате НДС в пользу лицензиара и отказе учитывать суммы лицензионных платежей в счет налога на прибыль. Юрист порекомендовал более детально подходить к структурированию выплат по роялти в пользу взаимозависимых лиц и дал рекомендации о том, как минимизировать налоговые риски при работе с лицензией. Александр Беляев предостерег, что роялти могут включить в таможенную стоимость ввезеннных в РФ товаров и рассказал, как этого избежать.
Подготовила Елена Олесик
